신규 경구용 항응고제(NOAC)인 BMS의 엘리퀴스(성분명 아픽사반)가 선택발명이라는 점을 인정하면서도 일반발명 수준에서 진보성 요건을 인정한 서울중앙지방법원의 가처분 결정이 특허법원에 의해 또다시 뒤집혔다.

작년 8월 27일 BMS가 네비팜, 인트로바이오파마(유한양행), 알보젠, 휴온스(종근당)를 상대로 제기한 특허침해 가처분 소송에서 재판부는 엘리퀴스가 선택발명이라는 특허심판원 심결을 받아들이면서도 선택발명의 진보성을 엄격히 해석한 대법원의 판례를 뒤집고 발명구성의 곤란성에 초점을 맞춰 진보성을 인정하는 판단을 했다. 당시 재판부는 엘리퀴스의 발명구성에 대해 “극히 어려운 경우”, “발명자들도 인식하지 못할 정도” 등으로 규정했는데 이를 두고 특허 전문가들은 ‘이례적’이라고 평가했다.

선택발명은 선행발명의 전부 또는 일부에 해당하는 하위개념으로부터 도출된 특허를 뜻하는 것으로 진보성 판단에 있어 일반발명과 달리 엄격한 잣대를 적용한다. 선행발명의 범위를 포괄적으로 확보하고 이를 선택발명으로 이어감으로써 이중적 혜택이 부여되는 것을 막자는 취지이다.

작년 2월 28일 특허심판원이 선택발명 논리에 기초해 엘리퀴스 물질특허를 무효심결 하자 BMS는 특허법원에 항소하고 서울중앙지법에 특허침해 가처분을 신청하는 것으로 맞섰고 이중 중앙지법으로부터 가처분 결정을 받아냈다.

이런 가운데 지난달 29일 나온 특허법원의 특허심판원 심결 인용 결정은 선택발명의 인정조건을 보다 명확히 했다는데 의의가 있다. 재판부는 판결문에서 ‘효과성’을 선택발명 진보성의 분명한 조건으로 제시했다.

우선 특허법원은 엘리퀴스는 선행발명인 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물의 모핵과 구조가 동일하고 일부 구성요소를 치환해 병렬적으로 나열한 마쿠쉬(Markush) 형태라는 점을 들어 선택발명에 해당된다고 규정했다.

BMS 측이 선행발명으로부터 특허발명이 쉽게 도출할 수 있는 것을 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선택발명으로 인정해야 한다고 주장했으나, 이는 해당 특허의 신규성 및 진보성 판단단계에서 다룰 내용이며 선택발명의 개념정의에 부합한다면 그 자체로 선택발명으로 보면 된다고 못박았다.

이어 재판부는 선택발명의 신규성 및 진보성 인정 기준으로 “종래와 다른 새로운 효과성”이라고 규정했다. 단순히 “구성의 곤란성” 만으로는 선택발명의 특허성을 인정해서는 안된다는 것이다. 이와 관련한 판결문의 주요 내용은 다음과 같다.

“선행발명에 포함된 하위개념만을 구성요소로 선택한 발명에 진보성을 인정하기 위해서는 그와 같은 하위개념의 선택이 선행발명에서 예측할 수 없는 특별한 기술적 효과와 연결되어야 한다...발명자가 출원 시에 위와 같은 효과를 인식하였음을 명세서 기재를 통해 확인될 수 밖에 없으므로 선택발명의 명세서 중 발명의 설명에 이질적이거나 양적으로 현저한 효과의 명확한 기재를 요구하는 것이다.”

“단지 치환기나 일부 구조를 변경하여 구조가 다른 물질을 만들었다는 이유만으로 효과 여부를 전혀 살피지 않고 진보성을 인정할 수는 없을 것이다. 선택발명의 본질은 어디까지나 새로운 효과의 발견에 있는 것이다...선택의 곤란성을 가지고 중복발명인지 여부를 판단하는 기준으로 삼을 수는 없다.”

정리하면 첫째, 선택발명 여부는 선행발명의 전부 또는 일부로부터 도출됐다는 개념 정의에 부합하는지만 따져서 결정한다. 둘째, 선택발명의 진보성은 새롭고 분명한 효과성이 있어야 한다. 셋째, 이질적이거나 양적으로 현저한 효과성이 명세상에 기록되어 있어야 한다. 넷째, 구성의 곤란성 만으로는 특허성을 인정받을 수 없다는 것으로 요약할 수 있다.

선택발명과 그 진보성 인정조건을 위와 같이 구체적으로 규정한 재판부는 엘리퀴스에 대해 “약동학적 특성 및 병용투여 효과 개선이라는 이질적 효과나 인자 Xa 친화력의 양적으로 현저한 효과에 관한 명확한 기재가 있다고 볼 수 없다”고 설명하고 그 진보성을 부정한다고 최종 판결했다.