**글=교연특허법률사무소 김경교, 백서일 변리사

PD-1 단클론 항체의 항암 용도 특허는 2018년 노벨생리의학상 공동수상자인 혼조 다스쿠 교수와 일본의 오노약품공업이 공동소유하고 있으며, 브리스톨-마이어스-스큅(BMS)은 특허를 라이센싱하여 옵디보 제품을 전세계에 판매중이다.

BMS와 오노약품공업은 미국 머크(MSD)의 키트루다 제품에 대해 특허침해소송을 2014년 제기, 소송상 화해하는 조건으로 키트루다의 글로벌 매출액의 최대 6.5%에 이르는 막대한 로열티 수익을 거둬들이고 있다(2019. 8. 2. 자 히트뉴스 기고 ‘BMS-MSD 합의금 속 바이오 기초연구의 특허가치’).

이같이 특허의 막대한 경제적 가치가 입증되자, 미국의 다나-파버 암 연구소(Dana-Farber Cancer Institute)는 2002년 당시 자사 소속 연구원이었던 고든 프리먼 박사와 클리브 우드 박사 역시 위 특허발명의 완성에 참여한 진정한 발명자였다고 주장하면서, 미국 매사추세츠 연방지방법원에 소송을 제기하여 2019년 승소하였다. 이에 따라 위 두 연구원 역시 PD-1 항체 용도 특허의 발명자로 인정되었다. 이에 따라 새로 추가된 발명자와 소속 기관인 다나-파버 암 연구소는 특허로 인한 막대한 수익 일부를 공유할 수 있게 되었다.

특허가 경제적 이익을 가져다주는 황금알로 판명될 경우 그전까지 조용히 숨어있던 특허의 진정한 주인이 누군지를 두고 커다란 분쟁에 휩싸일 수 있다. 특히 특허출원 초기 단계에서 권리관계 문제를 소홀히 하고 넘어갈 경우, 특허로 수익을 창출하는 단계에 이르러 낭패를 볼 수 있음을 유의해야 한다.

특허출원서에는 출원인과 발명자의 인적사항을 기재하게 되어 있다. 특허법상 특허를 받을 수 있는 최초의 권리는 오직 발명자가 원시취득하게 되며, 이들로부터 정당하게 권리를 승계받은 출원인만이 특허를 적법하게 출원할 수 있다.

한국 특허청은 출원서에 기재된 발명자가 진정한 발명자인지, 또 기재된 출원인이 권리를 적법하게 승계하였는지 여부를 심사하지 않으며, 이를 증명할 서류를 요구하지도 않는다. 때문에 현실적으로 진정한 발명자가 아닌 출원인 회사 대표, 상급자, 팀원 등이 발명자로 기재되는 경우가 실무상 빈번히 일어나는데, 대부분의 경우 특허 등록에는 아무런 문제가 발생하지 않는다. 하지만, 출원인 소속의 진정한 발명자가 배제되고 정당한 보상마저 이루어지지 않을 경우, 퇴사 후 특허권 지분 이전 소송이나 직무발명보상금 소송에 휘말릴 소지가 있다.

한편, 발명자 보호가 매우 강한 미국의 경우 특허출원시 진정한 발명자임을 입증하는 서류 및 이들로부터 출원인에게 권리를 승계한다는 양도 서류 제출을 의무화하고 있고, 진실한 발명자에 의해 승계받은 특허가 아닐 경우 권리행사에 상당한 제약이 뒤따른다.

따라서, 특허출원시 진정한 발명자가 누군지 명확히 확인하고, 사내 규정에 따라 정당한 협의와 보상을 하는 것을 소홀히 하지 않는 것을 추천한다.

진정한 발명자가 누구인지를 판단하는 문제는 쉽지 않다. 판례는 일관되게 기술적 사상의 창작행위에 “실질적으로” 기여해야만 진정한 발명자가 될 수 있다고 이야기한다.

▶대법원 2011. 7. 28. 선고, 2009다75178, 판결

“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다. △단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, △연구자를 일반적으로 관리하였거나, △연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, △자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, ▲발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, ▲실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, ▲발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.”

특히, 제약바이오 분야의 발명은 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있으므로, 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 할 것이다. 아래의 실제 사례들을 살펴보자.

▶사례<1> 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결

메타아르세나이트(AsO2) 염의 항암 용도 특허의 진정한 발명자가 문제된 사안이다.

K 회사의 전 연구소장 A 박사는 독일인 B 박사에게 비소화합물을 이용한 항암제 개발이라는 기본적 과제와 아이디어를 제공하였지만 실제 실험을 수행하지는 않았다. 이후 B 박사는 메타아르세나이트 염을 종양 세포주에 처리한 항암 효과 실험을 CRO에 의뢰하고 실험 보고서를 제공받음으로써 메타아르세나이트 염의 항암 효과를 확인하였다.

이후 K 회사와 B 박사 회사 사이에 항암제 개발약정이 체결되었고, A 박사는 K 회사의 연구감시자로서 B 박사의 연구개발 과정을 관리하면서 항암물질의 투여간격 등 구체적 실험방향에 관한 제안을 하기도 하였다. 그러나 그 역할이나 행위는 B 박사의 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나 실험연구를 보조하는 정도에 머물렀다.

위 사안에서, 대법원은 A 박사는 진정한 발명자가 아니며, 독일인 B 박사만이 진정한 발명자라고 보았다.

▶사례<2> 특허법원 2017. 6. 23. 선고 2017나1049, 2017나1056 판결

약리시험을 수행한 연구원이 신규 물질특허의 진정한 발명자인지가 문제된 사안이다.

B 제약회사는 고혈압치료제 신약 물질에 대해 특허등록을 받았다. 당시 연구 프로젝트팀은 합성 팀장(연구 총괄 및 후보물질 합성), 합성팀원, 약리팀 연구원으로 구성되어 있었다. 여기서, 약리팀 연구원이 물질특허의 진정한 발명자인지 여부가 문제되었다.

약리팀 연구원은 합성된 신약 물질의 약효를 확인하는 동물 실험을 수행하였다. 그런데, 이 실험방법은 이미 논문에 공개된 것이었으며 당시 B 제약회사에 이러한 약리시험을 담당할 수 있는 다른 연구 인력도 있었다.

위 약리팀 연구원은 팀장 지시에 따라 동물 실험 결과를 통보하였을 뿐, 실험결과를 해석하거나 얻어진 결과를 토대로 약물합성을 담당한 팀장에게 약물 개발에 관한 아이디어를 제시하는 등의 적극적인 역할을 수행하지 않았고, 회사에서 그러한 역할이 부여되지도 않았다.

특허법원은, 위 약리팀 연구원의 실험은 통상의 지식을 가진 사람이라면 당연히 안출할 수 있는 정도이며, 가장 중요한 특허 물질을 합성하는 구상이 약물 합성팀에서 수행되었다는 점, 신규 물질 특허의 본질이 기존에 알려지지 않았던 새로운 용도 발명이라고 볼 수는 없는 점 등을 감안하여, 약리팀 연구원은 신규 물질특허의 진정한 발명자가 아니라고 보았다.

▶사례<3> 서울중앙지방법원 2018. 5. 25. 선고 2016가합559013 판결

H 제약회사는 EGFR 돌연변이 선택적 억제제(EMSI) 개발연구를 진행하여 신규 물질특허를 등록받았고, 특허로 보호되는 2종의 신약 물질에 대해 글로벌제약사들과 대규모 라이센싱 계약을 체결하였다.

위 개발연구 당시, A 연구원은 개발팀 프로젝트 리더의 지시에 따라 설계된 600여종의 유사물질 중 일부 물질을 배당받아 합성하는 업무를 수행하였는데, A 연구원이 위 신약 물질의 진정한 발명자 여부가 문제되었다.

먼저, 법원은 신약물질 발명에서 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 사람이 제약회사 매니저나 팀장의 역할을 하는 사람에게 한정되지 않으며, 지시를 받고 중간 물질을 합성하는 역할을 담당하는 연구원이라도 창작적 기여 사실이 인정된다면 신약물질 발명의 공동발명자가 될 수 있다고 설시하였다.

그러나 법원은 해당 사안에서, 연구원 A는 EMSI 개발의 구상, 모델 화합물의 설계 및 합성, 활성 평가의 수행, 모델 화합물의 유사물질 합성계획의 수립 및 그 각 유사물질들의 분자구조 설계 등에 직접적으로 관여한 바가 없었고, 프로젝트 리더로부터 배정받은 유사물질들을 합성하는 업무를 주로 수행하였을 뿐인데 그나마도 신약 물질과 별개의 물질로서 합성에 실질적인 계기나 단초가 되었던 것도 아니었음을 들어, 진정한 발명자가 아니라고 보았다.

직무발명이란 종업원 등(예: 회사 소속 연구원, 대학교수 등)이 직무에 관해 발명한 것이 성질상 사용자(회사, 대학 산학협력단) 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 제2조). 종업원의 발명이 직무발명에 해당한다면, 사내 규정에 따라 발명신고서 등을 통해 사용자 측에 지체 없이 통지할 의무가 있다(발명진흥법 제12조).

발명신고서를 접수한 사용자는 발명의 승계 여부를 판단, 승계 의사를 종업원에게 통지함으로써 특허받을 권리를 적법하게 승계하게 된다. 이러한 과정은 회사 내에 직무발명 규정에 따라 운영되는 것이 보통이다. 단, 직무발명 규정은 업무 관련성이 없는 종업원의 자유발명에 대해 승계를 주장하지는 못하며, 규정했다 해도 그 조항은 무효이다(발명진흥법 제10조 제3항).

직무발명에 대한 통지의무를 미이행했다 해도 특허받을 권리를 발명자가 보유하고 있는 이상, 제3자를 통해 출원하더라도 그 특허가 무효되지는 않는다. 그러나, 이로 인해 사용자에게 손해를 끼칠 경우, 형사상 배임죄 또는 민사상 손해배상책임을 발명자가 고스란히 지게 될 수 있으므로 종업원은 이에 대한 상당한 주의를 요한다.

종업원이 직무발명을 사용자에게 승계한 경우 발명에 대해 정당하게 보상받을 권리가 있다(발명진흥법 제15조 제1항). 판례는 직무발명 보상금은 특허를 받을 권리를 사용자에게 양도한 대가이며, 노동의 대가인 임금과 그 성격이 명확히 구분된다고 본다. 따라서, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 이상 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급을 대신했다고 볼 수 없다.

통상적으로 사용자는 자체적인 발명자 보상규정을 두고 있어, 발명자로부터 승계한 발명을 출원, 등록, 실시, 처분할 경우 그에 따른 보상금을 선별적으로 지급하고 있다. 발명진흥법이 보상금 산정에 합리적으로 고려되어야 한다고 보는 보상액 산정 방식은 다음과 같다.

2006년 이전에는 사내 발명자 보상 규정에도 불구하고 법원에서 위 산정 방식에 따라 발명자 보상액을 산정하였다. 그러나 이후 두 차례 발명진흥법 개정을 통해, 현재는 사내 발명자 보상규정이 발명진흥법에서 규정한 합리적 절차에 따라 운영된다면 원칙적으로 정당한 발명자 보상이 이루어진 것으로 간주된다(발명진흥법 제15조 제6항).

발명진흥법 개정 이래 정부는 민간 직무발명보상제도 실시를 권고하고 있다. 발명진흥회는 직무발명보상제도의 실시, 운영 등에 관한 상담 등을 지원하고 있고, 직무발명보상규정 표준 모델을 제시하고 있어, 아직 관련 규정을 도입하지 않은 신생 스타트업이라면 참고해볼만하다.