"경쟁사에 대응하기 위해, 자금을 얻기 위해, 기존에 있는 제품 시장을 확대하기 위해 바이오파마는 공동개발을 염두에 둔다. 이 과정에서 딜을 하고, 계약을 맺게 된다. 전문가들이 있지만 이는 분쟁의 시작점일 수도 있다"

윤경애 법무법인 율촌 변리사는 최근 서울 코엑스에서 열린 '바이오코리아 2019'의 '바이오 의약품 분야에서의 IP(지적재산권) 이슈' 세션에서 바이오의약품 공동개발 계약을 맺을 때 발생하는 이슈들에 대해 이같이 밝혔다. 

이날 윤 변리사는 바이오파마의 오픈 이노베이션 환경과 이들이 공동개발 계약을 맺을 때 살펴야 할 쟁점들, 공동개발 관계에서 발생한 갈등·분쟁 사례 등를 소개했다.

가령 지난해 3월 머크와 에자이는 손을 잡고 '키트루다'와 '렌비마' 병용요법을 개발하게 됐다. 다양한 암에 사용할 수 있고, 경쟁약물인 옵디보에 대응할 수 있다는 효과적일 수 있기 때문이다. 

윤 변리사는 "본인 회사가 가지고 있는 R&D의 재원을 냉철히 파악하고 어느 수준에서 'Co Development(공동개발)'를 고민할 필요가 있다"고 했다.

독립된 스타트업의 경우는 자금이 부족해 민간 비영리기관이 후원하는 연구소 등과 라이센스를 맺고 초기자금을 지원받는다. 이후 IP 매니지먼트 체계의 여러 유형을 고민해볼 수 있는데, '협력'은 누구와 하고 어떻게 '컨트롤' 할 지 무엇을 관리할 지를 생각해 봐야 한다.

먼저 'IP Contribution(IP 협력)'에 있어 결정 요인은 'Need for IP Slack(IP가 느슨할 필요가 있는지)', 'Inter-partner trust(공동 개발자와의 신뢰)', 'IPR protection regimes(IPR 보호 등록)' 등을 꼽을 수 있다. 윤 변리사는 "서로간의 공동개발에서 신뢰는 매우 중요하다. 신뢰가 없는 개발은 시작될 수 없다"고 했다.

이후 'IP Control(IP 규제)'는 'Equity arrangements(지분 약정)', 'R&D setup(R&D 설정)','Non-disclosure and non-competing agreements(비공개·비경쟁 협정)','Monitoring and auditing(모니터링 및 감사)'를 구체화시켜는 단계다.

마지막으로 'IP Governance(IP 관리)'는 'IP Classification(IP 구분)'과 'Ownership options(소유권 설정)''으로 나누는데 IP Classification(IP 구분)'에서는 'Keep as trade secrets(기업비밀로 유지)', 'File patent application(특허 출원 신청)'을 선택한다. 아울러 'Ownership options(소유권 설정)'은 'Joint and separte ownership(공동 또는 분리 소유)', 'Public ownership(공적 소유)', 'Third party ownership(제3자 소유)'를 정하게 된다.

윤 변리사는 "산단(산업단지)과 국가는 기술 상업화가 어렵기 때문에 기업에 넘길 수 있는 경우 귀속과정, 발생하는 한계에 대한 노하우 등을 논의할 수 있다"고 했다. 그러면서 '공동발명자'를 정의했다. 공동발명자는 실질적인 착상과 아이디어의 구체화에 기여해야 한다. 

단순히 공동 연구 팀에 속한다고 공동발명자가 되는 것은 아니다. 발명에 따라가기만 하거나 일상적인 업무를 수행한 것은 공동발명에 해당하지 않는다. 초기 발명자들에게 알려지지 않은 문제를 규명하거나, 발명자들이 해결할 수 없었던 문제를 해결해야 공동발명자로 인정받을 수 있다.

공동개발 계약은 3가지 분야로 나눌 수 있다. '비밀유지 협정', '물질이전 계약', '연구협력계약' 이다. 윤 변리사는 "어떤 형태로든 계약을 맺을 때 꼭 각 기관 대표의 서명이 있어야 한다"며 "공식적인 효력에 의해 계약이 실행되도록 하는 것이 필수다. 일부 MTA 체결을 할 때보면 기관 대표 서명 없이 PI(연구 책임자) 서명이 있을 경우 동의서의 효력에 있어 분쟁이 발생할 수 있다"고 지적했다.

이어 물질이전계약과 공동연구계약에서 살펴야 할 지점들을 담은 체크리스트를 소개했다. 윤 변리사는 "기본적인 사안을 확인 후 체결해야 한다. 체크리스트를 확인하지 않으면 예상하지 못한 불이익을 받을 수 있다"고 말했다.

먼저 물질이전 계약 시 ▶ 이전할 물질과 그 물질의 소유자 ▶ 물질 사용 방법(내부 연구 목적으로만) ▶ 물질의 변형 여부 및 변형된 물질 또는 파생물질에 대한 소유권 ▶ 물질 관련 연구에 사용된 모든 것과 제3자의 IP 등록권 ▶ 연구 프로젝트 도중 혹은 이후에 모든 배경과 제3자 IP에 대한 접근권 ▶ 물질을 이용한 연구의 IP 소유권 명시, 이에 해당할 경우 조건을 넣어 연구 과정에서 생긴 IP 접근권을 당사자(라이센스 최초권자)에게 설정, 물질 제공자에 대한 IP 소유권은 물질을 사용해 생성된 IP에 대한 개발 연구에 영향을 미칠 수 있다는 내용이 포함됐다.

다음 연구협력 계약에서는 ▶ 당사자 간 교환되는 모든 기밀 정보는 프로젝트 과정 내 기밀 유지 의무 ▶ 각 연구자가 프로젝트에 참여하는데 필요한 재정적·현물 지원 ▶ 목표 충족 여부와 목표 결정을 위한 측정 가능한 기준을 포함한 프로젝트 목표 ▶ 프로젝트 IP 상업화 과정에서 발생하는 수익 공유와 같은 적절한 조건을 포함한 관련 당사자 접근권 ▶ 프로젝트 수행에 따른 사후손실보전, 권리포기, 손실비용 보장 등을 언급했다.

이후 윤 변리사는 공동개발 관계에서 발생할 수 있고, 각 당사자가 받을 수 있는 불이익이 무엇인지 소개했다. 

첫 번째 사례는 BYU(Brigham Young Univ.)에서 개발한 항생물질 Ceragenind에 대해 N8 Medical과 Colgate-Palmolive가 공동 제품개발 프로젝트를 진행하던 도중 물질의 효능이 부족해 Colgate가 프로젝트를 중단하기로 결정한 내용이었다. 

이에 N8 Medical은 그동안 생성된 연구개발 실험결과를 넘기라고 Colgate에 주장했지만, 거절했고 N8 Medical이 영업비밀 침해 등을 이유로 손해배상 소송을 제기했다.

N8 Medical은 소장에서 Colgate가 개발연구 프로젝트의 초기 단계 실험 결과를 바탕으로 독자적 특허출원을 하려고 해 자신의 기술을 탈취 시도했다고 주장했다. 다만 Colgate는 제공받은 비밀정보를 활용해 추가 실험을 한 후 그 결과를 제공하지 않은 채 효능과 안전성이 좋지 않아 규제당국에 허가를 받기 어렵고 가격도 비싸 프로젝트를 중단한다고 설명했다.

결론적으로는 영업비밀에 해당하지 않다는 판결이 나왔다. 윤 변리사는 이에 대해 "공동개발 계약은 영업비밀 침해를 제기할 여지가 있다는 것과 계약 해지시 영업 비밀을 규정하는 방법에 대해 유의해야 한다는 시사점이 도출됐다"고 설명했다.

두 번째 사례는 A 스타트업 기업(특허권자)과 B 제약사(특허권 이용자) 간의 라이센스 계약 건이었다. 스타트업은 제약사에게 화합물 X에 대한 임상실시결과를 공유하는 계약을 체결한 바 있다. 

B사가 초창기에는 국내 임상만 진행했으나, 타 제약사의 펀드를 받아 다국가 임상을 진행하는 상황이었다. 다국적 임상을 진행하며 B사는 라이센스 계약을 이어갔다.

A사는 타겟 질환 임상을 확대 진행하길 원했으나 B사는 동의하지 않았고, 결과적으로 양사간 목표가 일치하지 않아 라이센스 계약은 해지됐다. 이때 B사(특허권 이용자)는 임상 과정에 '상업화를 위한 노력'을 기울였다. 다만 양사간의 계약에서 '상업화를 위한 노력'은 상세히 기재되지 않고 문구만 적혀 있었다. 

B사는 타겟 질환을 확장하는 라이센스 계약이 있지 않았고, 무리하다고 주장했다. 결론적으로 특허권을 갖고 있던 A사는 다국적 임상의 빠른 진행도 원했고 타겟 질환의 확장도 원해 B사(이용자)로부터 특허를 다시 사오기 위해 많은 돈을 지불해야 했다.

윤 변리사는 "이 사례를 통해 각 당사자에게 의무를 부과하는 협약의 조건은 구체적이고 명확해야 한다"고 주장했다.

라이센스 계약서에는 '특허권 이용자는 규제적 지원을 제공하기 위해 상업화를 위한 노력을 기울이는데 동의한다'고 명시됐울 뿐이었다. '상업화를 위한 노력'이라는 문구가 모호했기 때문에 특허권자가 사용권자에게 상업화를 위한 노력을 기울이지 않았다고 주장하기는 어려웠기 때문이다.

세 번째 사례는 지난 2012년 12월 대법원에서 내린 2011다67705와 67712 판결이다. B사의 일원인 'B1'씨는 A사의 일원인 'A1'과 암 치료 효과에 대한 아이디어를 교환하고, 국내 C사의 C1 대표 이사와 공동연구 프로젝트에 착수해 신약 개발을 진행했다. 그 결과 B1과 C1은 C사를 공동 출원자로 하는 최초의 특허를 출원했다. 

이후 B1은 C1과 C사에 특허를 독자적으로 사용할 수 있는 것을 확인하고 공동개발연구가 끝나면 추가 연구를 하지 않을 것을 요청했다.

이와 관련 윤 변리사는 "공동 개발에 후속 연구 금지 조항이 포함된 경우, 해당 조항에 대한 타당성 논란이 있을 수 있다"며 "특히 계약이 종료됐을 때, 후속 연구의 금지는 계약의 유효성과 관련해 몇 가지 문제를 야기할 수 있다"고 말했다.

이어 "단순히 후속 연구를 금지하기 보다, 계약 만료와 종료 시점에서 누구에게 연구 결과를 이전할지를 결정하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.