한국BMI(대표이사 이광인·우구)가 ‘PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨, PolyDeoxyRiboNucleotide) 제조방법 및 특정한 물성을 가진 PDRN 혼합물 특허 무효 소송’에서 특허심판원 심결을 뒤집고 승소했다. PDRN은 연어 정액 등에 들어 있는 DNA를 추출하여 적절한 크기로 잘라 분리한 DNA 단편 혼합물이다

특허법원 제3부(재판장 판사 이규홍)는 지난달 25일 한국BMI가 이탈리아 마스텔리사를 대상으로 제기한 특허 무효소송에서 해당 특허의 진보성을 인정한 특허심판원 심결을 취소했다.

마스텔리사 제법특허의 존속기간 만료일은 2028년 1월 17일인데 국내에서는 파마리서치프로덕트(대표이사 정상수·안원준)가 전용실시권을 갖고 연어정액에서 추출한 PDRN 제제인 ‘플라센텍스주’를 2008년 첫 출시한 바 있다.

양측의 소송전은 한국BMI가 2016년 3월 동일성분 경쟁제품인 ‘하이디알프리필드주’와 ‘하이디알주’를 허가받아 출시하면서 본격화됐다. BMI는 특허심판원에 해당 특허의 무효청구를 진행했으나 작년 1월 기각됐고 파마리서치는 BMI의 특허침해와 관련한 민사소송을 현재 진행 중에 있다.

그러나 특허법원이 특허심판원 심결을 취소하고 BMI의 손을 들어줌으로써 파마리서치가 제기한 민사소송은 기각될 가능성이 높아졌다.

마스텔리사의 PDRN 특허는 ▲제조방법 ▲제조물의 물성 ▲제조물의 활용 용도등으로 구성됐는데 특허법원은 이중 제조물의 물성에 대한 기재불비를 인정하고 진보성을 부정했으며 제조방법에 대해서는 진보성을 부정함으로써 전체 청구항 등록을 무효로 판결했다.

한국BMI 측은 이번 판결과 관련 “특허문제로 인한 부담이 제거되었으므로 향후 PDRN과 관련한 의약품 및 의료기기 연구개발을 더욱 확대해나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 한국BMI의 심결취소소송 소송대리인은 HnL 법률사무소 박성민 변호사가 특허법원 단계부터 맡았고 마스텔리사는 법무법인 세종과 특허법인 공간이 공동대리했다.