"라이선스 계약의 마일스톤에 대한 구조가 매우 중요합니다. 로열티(Royalty)가 중간에 조정되는 경우가 많습니다. 특허의 일부가 무효되거나 만료되는 경우를 대비해 로열티가 조정되는 조항을 (계약서에) 삽입하게 되면 유리합니다. 경쟁 제품이나 복제의약품의 출시를 대비해 로열티를 조정할 필요가 있습니다."

조원희 법무법인 디라이트 대표변호사는 8일 '사례 분석을 통해 배우는 제약·바이오 분야의 라이선스 아웃과 특허의 핵심 이슈'를 다루는 바이오 세미나서 이같이 밝혔다.

조 변호사는 "바이오 스타트업의 IPO(기업공개) 문턱은 여전히 높다. IPO를 목표로 한다면 임상 단계, 전체 마일스톤 금액이 중요하다"며 "회사의 실질적인 라이선스 아웃(L/O)이 중요하다. 기술특례상장 과정에서 유의미한 라이선싱 아웃을 진행할 필요가 있다"고 운을 뗐다.

조 변호사는 △코오롱생명과학 △보로노이 △티움바이오의 올해 L/O 사례를 소개하면서 주요 쟁점 및 협상 포인트를 설명했다. 코오롱생명과학은 지난 4월 싱가포르 주니퍼 테라퓨틱스(Juniper Therapeutics)와 7200억 원 규모의 기술이전 계약을 체결했다.

그는 "코오롱생명과학은 약 150억 원 규모의 계약금(Upfront)을 수령했다. 이는 총 기술이전 금액의 2% 규모다. 전체 기술이전 규모에서 계약금을 차지하는 비중을 살펴봐야 한다"며 "바이오텍 입장에서 선급금을 얼마나 받는 지가 가장 중요한 이슈"라고 설명했다.

올해 코스닥에 상장한 보로노이는 지난 9월 미국 바이오텍 메티스 테라퓨틱스(METiS Therapeutics)와 6680억 원 규모의 기술이전 계약을 맺었다. 선급금은 170만 달러(약 24억 원)로 전체 계약 규모 중 0.35%에 불과했다. 개발 단계별 마일스톤은 약 6656억 원이다.

희귀난치성질환 치료제 개발 기업인 티움바이오는 지난 8월 중국 한소제약과 1억7000만 달러(약 2200억 원) 규모의 기술수출 계약을 체결했다. 조 변호사는 "티움바이오는 계약금(59억 원)과 단기 마일스톤(19억 원)을 더해 78억 원을 수령한다"며 "이 금액은 전체 계약 규모의 3.5%를 차지하고 있다"고 전했다.

조 변호사는 "국내 바이오텍이 글로벌 기업과 L/O 계약을 체결할 때 영업비밀, 노하우 등 요소를 고려할 필요가 있다"며 "만약 라이선스가 특허로 한정되어 있지 않다면, 관련 내용을 자세히 살펴볼 필요가 있다. 라이선스 범위를 신중히 정할 필요가 있다"고 말했다.

라이선스 계약에는 △계약 기간 △라이선스 기간 △로열티 지급 기간 등 세 가지 기간이 있다. 조 변호사는 "라이선스 기간이 계약 기간보다 장기간일 필요가 있다"고 덧붙였다.

로열티의 중요성을 강조한 그는 "우선 계약금의 성격을 제대로 알아야 한다. 로열티에는 러닝 로열티(Running royalty), 최소 로열티(Minimum royalty), 개발 마일스톤(Development milestone) 등이 있다"며 "개발 마일스톤 단계서 마일스톤의 구조가 중요하다"고 강조했다.