[종합] 제약바이오기업을 위한 법무법인(유) 광장 - Morgan Lewis 합동 세미나

"투자를 하게 되면 양 측은 거래 당사자가 된다. 스타트업이 좋은 아이디어와 기술력을 제대로 사용하려면 투자를 받아야 하지만 '기술 빼앗기고, 사람 빼앗기고, 회사 다 빼앗기는 것'을 걱정한다.

반대로 투자자는 '정말 가치 있는 기술을 갖고 있는 곳이 맞는지, 딜이 안되면 손해배상을 누구한테 받는지' 등을 고민한다. 결국 투자계약을 맺을 때 각자 고민을 차곡차곡 정리한다. 계약서에 사례가 있다."

법무법인 광장은 미국 로펌 Morgan Lewis와 함께 19일 제약바이오협회 4층 강당에서 '스타트업과 투자자 간 투자 절차'에 관한 합동세미나를 개최했다. 주요 발표 내용을 요약했다.

김경진 변호사=최근 주요 IP 판례로 '솔리페나신 판결'과 '프레가발린 결정 및 판결'을 소개했다. 

솔리페나신 판결은 올해 초 대법원이 파기환송을 선고했다. 염변경을 통한 물질특허 회피를 어렵게 만들 것으로 예상케 한 판결이었다. 이슈는 '염 변경 약물로 존속기간이 연장된 물질특허를 회피할 수 있는지'였다.

특허법 제89조에 따르면 허가가 필요한 약물은 특허권을 실시할 수 없었던 기간에 대해 5년 기간 내 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다(존속기간 연장 등록 제도). 단, 특허권 제95조에서는 존속기간이 연장된 경우의 특허권 효력을 대상으로 했고, 이것이 솔레파나신 판결의 쟁점이 됐다. 존속기간 연장은 특허권 효력이 미치는 범위, 즉 허가가 예상된 물질의 행위에만 미친다고 보기 때문.

특허법원 판결에서는 피고가 이겼다. 피고 제품(솔리페나신 푸마르산염)은 원고 제품(솔리페나신 숙신산염 주성분)과 별도의 의약품으로 봤고, 이 사건의 특허권 효력은 피고의 제품에 미치지 않는다는 것.

그런데 대법원은 피고 제품은 염만 '숙신산'에서 '푸마르산'으로 변경한 '염 변경 의약품'이고 푸마르산염과 숙신산염의 성질은 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없다고 했다. 푸마르산염은 숙신산염과 함께 흔히 사용되는 약학적 염 클래스 1으로 분류됐다는 점을 짚었다.

따라서 기존의 염보다는 치료효과가 월등한 염을 미리 준비해 염변경 의약품을 개발하는 것이 대안이지 않을까싶다. 결국 사항마다 달라질 것이다.

프레가발린 결정 및 판결(가처분 사건, 특허권 침해금지 사건)은 의약용도 발명의 권리범위가 쟁점이 됐다. 의약용도발명은 특정의 약리효과를 발견한 것으로 새로운 용도를 제공하는 발명이다. 청구범위는 A를 유효성분으로 포함하는 B 질환 치료를 위한 약학적 조성물 같이 기재된다.

2014년 2월 선고된 가처분결정은 '피신청인은 신경병증성 통증 또는 섬유근육통 치료 용도로 생산 등을 해서는 안된다'로 주문이 내려졌다. 피신청인은 이 품목을 '간질' 치료 용도로 제조, 판매하고 있었다고 했지만 받아들여지지 않았다. 품목허가를 '통증' 용도로도 받았기 때문.

이후 2016년 내려진 서울지법 판결에서는 가처분 결정 이후 피고가 품목 변경허가를 받아 통증 치료 용도를 삭제했기 때문에 발명의 구성을 달리 했고, 의사가 사용할 개연성이 크지 않았다고 봤다. 의사의 처방행위를 피고의 특허침해 행위에 해당한다고 보기 어렵다는 것이다.

이러한 이유로 품목허가를 어떻게 받았느냐와 다른 용도에 대한 기능을 제거하고 추진하는 것이 안전하다고 본다.

김유석 변호사=스타트업 투자라고 했지만, 상대적으로 기술력은 있으나 자본은 부족한 소규모 기업에게 투자하는 일반적 계약에 해당하는 내용이다. 비밀유지계약부터 양해각서와 투자계약 체결, 이행 종결까지 나아가는 구조를 설명하겠다.

투자 유치 회사는 기술 빼앗기고, 사람 빼앗기고 회사까지 빼앗기는 것 아니냐 걱정한다. 투자자는 회사에 돈이 없어 딜이 안 되면 누구한테 손해배상을 받을지 고민한다. 그러다 각자의 고민거리들이 계약서 안에서 해소한다. 정리가 안되면 체결할 수 없다. 서로 충돌할 부분들이 주요 쟁점이 된다.

① 비밀유지계약은 기술을 공개한 투자유치자 입장에서 '보호받을 수 있을까'의 니즈다. 다수의 거래는 양면계약에서 처리된다. 투자자는 기술이나 영업정보를 듣는 것 자체가 주요한 비밀정보이기 때문이다. 이에 대한 보호의 니즈다.

비밀정보를 어디까지 보는가로 다툰다. 비밀유지의무에 대해서 명시적으로 쓰지 않아서 책임을 물을 수 없는 경우도 있다. 관리책임을 적어놓으면 도난 당했을 경우 비밀유지 의무 위반으로 책임을 물 수 있다. 투자유치자는 이를 고려하자.

② 양해각서는 서로 이해가 합치된 상태에서 한 쪽 이행기준을 가지고 독점권을 두고 묶는 계약이다. 법적 구속력 조항이 없으면 당사자간 약정으로서 일반 원칙에 따라 법적 구속력이 있다 볼 수 있지만, 아닌 사례도 있다. 법적 구속력이 없는 양해각서는 신중하게 고려해보자. 위약벌/손해배상액 여부는 개별적으로 특별한 사정이 주장·증명돼야 한다. 

③ 신주인수계약에서 문제되는 점은 신주인수는 회사가 발행하고, 투자자가 받으면 당사자가 되는데 최대주주도 당사자가 된다. 신주의 내용은 상세하게 쓴다. 신주발행의 전제로서 우선주를 발행하게 되면 미리 주주총회를 열어 정관 개정, 투자자를 쪼개 임원을 선임한다. 

④ 주주간계약 시 회사를 운영 · 지불하는 내용을 적은게 주주관계. 스타트업 투자에서 보면 투자자는 스타트업의 역량을 보고 자유를 주는 경우가 있다. 온전히 맡겨두고 감시감독만 한다.

주주간 계약 시 함부로 떠날 수 있으니 주식양도제한, 효력 발생 및 존속기간과 확약을 정한다. 구체적인 사업의 업무를 확약으로 규정하고 있다.

Hywel B. Jones 박사=벤처캐피탈이 보기에는 스타트업에게는 특허가 가장 중요한 자산이다. 특허를 제대로 활용하지 않으면 투자받지 못한다. 

벤처캐피탈은 작은 돈을 받기 시작해서 인베스트먼트로 받았는데 처음 아이디어와 테크놀로지를 향상시키고 특허를 사용해 쌓는다. 많은 돈을 받고 매각해본 경험도 있다.

프라이빗 회사의 3분의 1은 외국 회사다. 인베스트먼트는 로컬 포럼과 같이 하고 싶어한다. 한국의 전문성을 같이 공유할 수도 있다.

세 단계로 나눠 설명할 수 있는데, 첫 번째 단계는 '시드 머니'다. 자신의 아이디어를 만들어 증명하는데 인베스트먼트에게 프로토콜 타입을 만들어 투자받는 것을 '시드머니'라고 한다. 10억에서 20억 규모다. 최근에는 시드머니 금액이 늘고 있다. 다른 돈을 투자받아 특허를 따고, 더 높은 투자금을 얻어내는 경우도 늘고 있다.

두 번째 단계는 '되고 있다'는 걸 알고 난 뒤 임상시험에 진입해 투자받는 것이고, 세 번째 단계는 상업화 과정에서 점점 더 투자를 받게 된 것. 제약바이오산업에도 인베스트먼트가 많고 미국 제약바이오기업이 새 동력을 찾기기 위해 투자를 하는 경우가 많다. 미국에서 투자를 받으려면 어떻게 할까?

일단 품목과 기술이 좋아야 하고 연구진도 좋아야 하는 것이 기본이다. 글로벌 마켓에 어울릴 제품 개발을 의미한다. 미국 인베스트먼트는 네트워크가 강하다, 많은 사람들을 알면 알 수록 좋다. 

미국 투자자도 법적, 규제, 특허 장벽을 고민하고 질문이많다. 만일 오게 된다면 한국에 대한 자세한 설명도 부탁한다. 벤처캐피탈은 돈 된다면 인베스트 한다. 이를 증명할 수 있으면 된다.

김홍선 변호사=특허법에 따르면 직무발명은 발명을 한 사람이나 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 뜻한다. 발명이 사용자의 업무범위에 속하며 기업의 종업원 등이 발명하면 된다. 발명행위가 종업원 등의 현재나 과거의 직무에 속해야 한다.

이와 연계해 발명자주의는 직무발명의 귀속을 의미한다. 사용자가 이를 승계하는 것. 예약승계에 관한 계약이나 근무규치기 없다면 종업원의 의사와 다르게 발명에 대한 승계를 주장할 수 없다.

넓게 보면 약에 관한 발명은 물론 약효를 판단할 만한 장치나 기계의 발명도 직무발명이다. 직무발명 외 종업원의 발명을 사용자가 실시권을 설정할 계약이나 근무조항을 세운 것은 무효로 규정하고 있다.

발명자(종업원)은 사전승계 약정이 없다면 발명자가 직접 출원·등록해 무상의 통상실시권을 기업(사용자)에게 주는 것이고 사전승계 약정이 있다면 직무발명에 관한 권리 승계(직무발명제도, 정당한 보상 요함)로 특허권이나 전용실시권을 기업(사용자)에게 준다.

직무발명제도는 종업원의 직무발명을 사용자가 승계하고 종업원에게 정당한 보상을 하는 제도다. 또, 직무발명에 대해 계약 또는 근무규칙에 의해 사용자에게 승계하거나 전용실시권 설정을 가능케 하는 것을 권리승계 절차라 한다.

종업원은 직무발명을 완성하면 이를 문서로 알려야 하고, 공동 직무발명이면 공동으로 알려야 한다. 이에 사용자는 권리 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다.

승계의사를 통지하면 사용자는 직무발명에 대한 권리를 귀속받고, 종업원은 정당한 보상청구권을 취득한다. 불승계의사를 통지한다면 사용자는 무상의 통상실시권을 취득하고 종업원은 직무발명에 대한 권리를 귀속한다. 승계여부가 통지되지 않는다면 사용자는 직무발명에 대한 권리승계 포기가 간주되어지거나 종업원의 동의를 받고 통상실시권을 취득받아야 한다. 

직무발명보상금은 권리 승계 시 이뤄진다. 종업원은 정당한 보상을 받을 권리가 있다. 보상액은 사용자의 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려해야 한다. 청구소송이 이뤄지는 건 종업원과 사용자 간의 청구권의 존부, 금액 등이 쟁점이 된다. 10년 간 행사하지 않으면 청구권은 소멸된다.

출원보상금, 등록보상금, 실시보상금, 처분보상금으로 나뉘며 보상금 산정은 기본적으로 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익과 종업원의 공헌도, 공동발명이라면 발명자의 기여율을 곱한다.

직무발명에 대한 권리 확보의 실효성을 제고하려는 방안도 논의돼야 한다. 직무발명 승계의무 위반 시 민·형사상 조치를 정해 종업원의 사전승계약정 위반을 방지하고, 영업비밀을 보호하기 위한 근거를 마련하는 것.

최근에는 사후적, 일방적 의사 통지에 의한 권리 승계가 가능하므로 모니터링 체계를 갖출 필요성도 제기되고 있다. 공동발명은 계약 조항을 통해 권리 확보에 대한 의무를 부과할 필요가 있다.